3. 수익화에 부적합한 특허의 유형(2) - 소프트웨어 관련 발명
SW 관련된 발명을 SW 특허로 보호하는 것이 하등 이상할 일은 없을 것이다. 문제는 SW 발명을 SW 컴퓨터 관점에서 권리화하는 것이다. SW 발명을 컴퓨터 관점으로 권리화하는 것은 또 다른 유형의 선천성 불용 특허에 속할 수 있다. 컴퓨터 관점으로 SW 발명을 청구항에 기재하면 침해 입증이 어렵기 때문이다. 다음의 예를 보면 쉽게 그 이유를 알 수 있다.
위 청구항에서 보듯이 시선 감지부와 손 모양 감지부 이외에는 모두 컴퓨터 내부 계산 장치 즉, CPU에 관한 기능들인데 이들 기능들01을 일일이 권리화하면 실제 그러한 동작들은 모두 이 CPU 내부에서 이루어지는 동작들이므로 침해 여부를 확인하기가 사실상 불가능하다. 침해자 제품을 구입했다 해도 내부 동작을 확인할 길이 없고 CPU 내 소스코드를 구하기도 어렵다. 설혹 구한다 하더라도 침해되는지 확인이 사실상 불가능하다.
01 ① 상기 눈의 위치 및 상기 시선 방향으로부터 대상의 위치와 관련된 위치 인자를 계산하고 ② 상기 손 모양으로부터 상기 대상의 적합도와 관련된 적어도 하나의 적합도 인자를 계산하고 ③상기 계산된 위치 인자 및 적어도 하나의 적합도 인자에 따라 상기 대상을 사용자에 의해 선택된 타깃으로 결정하며 ④상기 적합도 인자는 상기 대상의 모양과 상기 손 모양과의 관계 또는 상기 대상을 가공하여 만들어지는 가공물의 모양과 상기 손 모양과의 관계로부터 계산되는 등의 기능은 모두 CPU 내부에서 이루어지는 동작임. 이들 동작이 청구항에 포함되어 있으면 침해 입증이 실제적으로 불가능함
그렇다면 과연 SW 발명은 어떻게 권리화하여야 할 것인가? 결론적으로 말하면, CPU 관점이 아니라 사용자 관점으로 권리화하여야 한다. 다시 말해 컴퓨터 관점이 아니라 컴퓨터 사용자 관점으로 권리화하여야 한다. 기차표 예약 SW 관련 발명이라면 (예약 SW가 어떻게 동작되는지에 관하여) 컴퓨터나 휴대폰 내부 관점이 아니라 사용자 관점에서 권리화하여야 한다는 것이다. 예를 들면, 사용자 입장에서 기차표 예약 앱을 다운로드하고 나서 ID를 입력하고 기차 시간표 중 원하는 시간을 클릭하면 예약할 수 있다는 동작 순서를 청구항에 기재하여야 한다. 그래야 침해 입증이 용이하다. 만일 사용자 관점으로 권리화했는데 선행자료가 이미 있어 등록받기 어려운 경우라면 차라리 권리화하지 않는 것이 바람직하다. 침해 입증도 되지 않는 특허를 유지하느라 불필요한 유지 비용을 들이느니 차라리 노하우로 간직하고 영업 비밀로 관리하는 것이 오히려 득책이라는 의미이다.
위에서 본 사례에서 더욱 심각한 문제는 미국 등록 과정에서 수학식까지 추가하였다는 점이다.02 아래 청구항은 해당 발명을 미국에 해외 출원하여 등록 받은 청구항이다.
02 cost=k gaze ·d gaze +k mag ·d mag +k angle·θ
미국에 출원 후 심사과정에서 거절되자 이를 극복하기 위해 수학식까지 추가하여 등록받은 것이다. CPU 내부 동작 입증하는 것도 어려운데 수학식까지 추가한 특허는 말할 것도 없이 침해 입증할 수 없다.03
03 소스코드를 분석해도 수학식은 확인할 수 없어 침해 확인이 불가능함
그야말로 최악의 선천성 불용특허인 셈이다. 이처럼 주변에 적지 않은 SW 특허들이 수학식 알고리즘까지 포함된 청구항을 기재하고 있다.04
04 상기 특허는 과기부에서 매년 100억씩 10년간 1,000억 원이라는 막대한 R&D 예산을 투입한 소위 프런티어 사업의 R&D 성과물로 나온 특허이다. 막대한 예산이 투입된 R&D 과제에서도 이러한 선천성 불용 특허가 적지 않은데 예산이 부족한 다른 과제에서는 이루 말할 필요 없이 수학식을 포함한 특허 사례가 비일비재하다.
등록받는 것이 목적이 아니다. 침해 확인할 수 있어야 하고 그래야 활용할 수 있다. 이를 위해서는 컴퓨터 관점이 아니라 사용자 관점에서 SW 발명을 권리화 하여야 한다.
4. 수익화에 부적합한 특허의 유형(3) – 시스템 발명
당신이 ‘VR 기기를 이용한 원스톱 쇼핑 시스템’을 발명하였다고 하자. VR 기기의 HMD05를 사용하여 홈쇼핑에서 광고하는 소파를 당신의 집 거실 분위기에 맞는지 확인하고 구매 여부를 결정하는 시스템이라고 가정하면 다음과 같이 시스템을 구성할 것이다.06
05 HMD(Head Mount Device): 사람의 머리에 착용하는 VR(Virtual Reality) 즉, 가상화면 디스플레이 기기
06 이 시스템이 동작되기 위해서는 구매 단말기(리모컨 등), 상품정보를 구매 단말기에 전송하는 서버, VR 영상을 생성하는 VR 영상 생성기 등이 있어야 하며 이외에도 판매 단말기, 결제 서버,통신망 등이 필요할 것이다.
이 발명이 등록되어 서버업체에 침해 주장하면, 서버업체의 반응은 어떠할 것이라고 생각하는가? 침해를 인정할까? 그렇지 않을 것이다. 해당 서버는 ‘VR 기기를 이용한 원스톱 쇼핑 시스템’에만 사용하는 서버가 아닌 다른 용도로도 사용하던 서버일 가능성이 많다. 이 발명을 위한 전용 서버가 아니고 기존에 이미 사용하던 서버를 활용하는 것일 뿐이므로 새삼 이 특허에 침해를 인정하지는 않을 것이다.07
07 이 사례에서 다른 기기 업체도 마찬가지 반응을 보일 것이다. 구매 단말기(리모컨 등) 업체, VR 영상 생성기 업체, 판매 단말기 업체, 통신망 업체도 이 발명을 위한 전용 기기를 제공하지 않는 한, 침해를 인정하지 않을 것이다.
시스템 발명이라고 항상 시스템 특허로 권리화하는 것이 능사가 아니다. 시스템 발명을 권리화할 때 고려하여야 점은 (시스템 전체를 권리화 하기보다는) 시스템을 구성하는 각 구성품별로 권리화하는 것이 효과적이라는 것이다.08 시스템의 규모가 크고 복잡할수록 전체 시스템을 권리화하기 보다 시스템 구성품 각각을 분리하여 권리화하는 것이 효과적이다.09 조금 어려운 이론이지만 개략적으로 설명하면, 시스템이 직접 침해품이라면 시스템 구성품 각각은 간접 침해품이다. 간접 침해 성립요건 중 가장 중요한 요건은 전용품이어야 한다. 간접 침해 주장을 하기 위해서는 해당 구성품이 특정 용도에만 사용되는 전용품이어야 비로소 간접 침해가 성립되므로 범용품일 경우는 간접 침해가 성립되지 아니한다. 시스템이 클수록 구성품이 많아지고 결과적으로 간접침해품이 많아지게 되어 각각을 전용품임을 입증하여야 하는 부담이 그만큼 커지게 되는 만큼 침해 입증이 어려워지고 결국 선천성 불용 특허가 될 가능성이 높아지게 된다.
08 시스템을 구성하는 품목들은 독립된 물품으로 거래될 수 있는 단위로 구분한다. 독립거래가 가능한 물품이어야 구성품 별로 구분하여 (청구항에 기재하여) 권리화했을 때 각각의 청구항 별로 직접 침해를 주장할 수 있다. 너무 세분화하여 구성품을 분리하면 또 다른 문제가 발생할 수 있다.
09 예외적으로 시스템 전체를 권리화하는 경우는 시스템 구성품 모두를 하나의 단일 업체가 실시하는 경우이다. 하지만 현실에서는 그러한 경우가 많지 않다.
따라서 시스템 발명을 권리화할 때는 직접 침해를 주장할 수 있도록 시스템 구성품 각각을 청구항에 별도로 기재하여 권리화하는 것이 효과적이다.10 앞서 살펴본 바와 같이 특허법상 간접 침해 보다는 직접 침해를 주장하는 것이 상대적으로 용이하게 침해를 입증할 수 있기 때문이다. 요약하면 시스템 발명이라고 시스템으로만 권리화하는 것은 지양하여야 한다. 시스템을 구성하는 구성품별로(즉, 하나의 거래단위 별로) 권리화하는 것이 효과적이다.11
10 발명의 상세한 설명에 전체 시스템을 기재하는 것은 무방하다. 발명을 상세히 설명할 때는 전체 시스템 전체를 설명할 필요가 있기 때문이다.
11 본 사례의 경우, 청구항 1항은 “회원 정보에 대응하여 서버로부터 전송되는 VR 영상 정보에 포함된 정보를 선택하고 상기 선택된 특정 식별 정보 및 구매 단말의 식별 정보를 상기 서버 및 통신망에 전송하는 구매 단말기” 청구항 2항은 “상기 식별 정보에 대응하는 하나 이상의 상품 및 서비스 정보를 확인하고, 상기 확인된 하나 이상의 상품 및 서비스 정보를 상기 구매단말에 전송하는 서버 청구항 3항은 “상기 서버는 매장 내의 상품, 광고 및 간판을 포함하고, 상기 VR 영상 내에 포함된 매장, 광고를 인식하고 인식된 하나 이상의 개체에 대응하는 코드를 VR 영상 내의 객체 상의 일부 영역에 추가하거나 또는 상기 객체에 인접하게 추가하여 상기 3D VR 영상을 생성하는 VR 영상 생성기”로 기재하는 것이 바람직하다.
