기존에는 R&D 활동을 통해 기술을 획득하고, R&D 결과물로서 특허출원을 진행하여 지식재산권을 확보하는 전략이 이용되었으나, 최근, 특허분석을 통해 R&D 기획 및 방향 설정에 활용하는 지재권 중심의 기술 획득 전략인 IP-R&D 전략이 활용되고 있다.
그림 1을 참조하면, R&D 단계는 연구기획 단계, 탐색연구 단계, 연구개발 단계, 상품개발 단계 및 기술시작 단계로 구분될 수 있다.
IP-R&D 전략을 활용하게 되면, R&D 초기 단계에서 특허 조사 분석 및 특허 맵 등의 작업을 통해 미리 선도기업 및 경쟁사의 특허를 분석하여 기술개발 방향을 탐색하고, 개발과제 및 목표를 명확히 할 수 있다. 또한, 연구개발 단계 및 상품개발 단계에서, 특허창출을 통해 강한특허 및 핵심특허(기업에서 해당 기술을 시행할 경우, 등록된 특허의 침해에 해당할 가능성이 높은 특허)에 대한 대응 전략을 수립하고, 기술시작 단계 이전에 특허 포트폴리오 구축 활동을 수행하는 것이 필요하다.
이처럼 IP-R&D 기술획득전략은 연구개발 수행 전에 미리 경쟁사 등의 특허를 분석하여 R&D 방향을 설정하고, 중요 특허를 조기에 선점할 수 있도록 특허 창출 활동을 병행하는 것이 핵심이다.
그림 2를 참조하면, IP-R&D 추진 프로세스를 통해, (1) R&D 방향 설정, (2) 핵심특허 대응 전략 및 (3) IP획득 전략을 수립할 수 있다. 이때, 기업의 니즈 및 R&D 단계(기술개발 정도)에 맞추어 필요한 전략 위주로 수립될 수 있다.
이 중 기업이 실시하고자 하는 기술과 정합성이 높고, 기업에서 해당 기술을 시행할 경우, 등록된 특허의 침해에 해당할 가능성이 높은 특허로서 핵심특허가 선별된다. 이러한 핵심특허들에 대해서는 핵심 특허별로 대응전략이 수립되어야 한다.
핵심특허에 대한 대응 전략 유형으로 비침해 논리 개발, 특허 무효 논리 개발, 회피 설계 및 크로스 라이선싱 등이 고려될 수 있다.
우선, 핵심특허에 대한 침해 여부 판단이 중요하다. 특허권의 권리범위(보호범위)는 청구항에 기재된 사항에 의한다. 그러므로 핵심특허의 청구범위를 기반으로 실시하고자 하는 기술을 특정하고, 청구범위와 실시 기술을 비교하여 침해 여부를 판단해야 한다.
우리 대법원은 특허권 침해에 대해 “특허권 침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합 관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.01”고 판시한다.
01 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결
따라서 침해 여부 판단 시에는, 특허권의 청구범위에 기재된 구성요소들과 비교할 수 있도록 실시 기술의 구성요소들을 특정해야 한다. 또한 실시 기술이 구성요소를 모두 포함할 뿐만 아니라 청구범위에 기재된 구성요소 간의 결합 관계를 모두 포함 하는지 여부를 검토해야 한다.
이때, 등록특허의 청구범위 중 독립항에 기재된 구성요소 및 구성요소 간의 결합 관계를 모두 포함하는 경우에만 침해가 인정되고, 청구범위에 기재된 구성요소 중 하나라도 포함하지 않는 경우에는 침해가 인정되지 않는다.
앞서 언급된 침해 판단 과정을 통해 청구범위에 기재된 구성요소 중 일부라도 실시하지 않는 경우, 이러한 내용을 사전에 발굴 및 정리하여 비침해 논리를 확보할 수 있다. 그리고 침해 경고장을 받거나, 침해소송시에도 이를 전략적으로 활용할 수 있게 된다.
한편, 침해 판단 과정에서 침해 가능성이 높게 확인된 핵심 특허들에 대해서는, 아래 그림 3에서와 같이 특허 무효 논리 개발, 회피 설계 및 크로스 라이선싱 전략이 고려될 수 있다.
특허는 신규성, 진보성 등과 같이 법률에서 정한 등록요건을 만족해야만 하며, 등록 이후에도 등록요건에 흠결이 있는 경우 무효심판 절차를 통해 특허를 무효 시킬 수 있다. IP R&D 프로세스 초기에 특허검색 및 유효 데이터 선별 과정을 거치게 되므로, 핵심특허의 출원일 이전에 공개된 특허와 논문 등의 기술자료를 확보하여 핵심 특허의 무효화 논리를 수립할 수도 있다.
또한, 청구범위에 기재된 구성요소 중 하나라도 포함하지 않는 경우에는 침해가 인정되지 않으므로, 청구범위의 일부 구성요소를 생략하고 실시하는 등의 회피 설계 전략을 고려할 수 있다.
이때, 일부 구성요소를 생략하여 실시하는 것과 다르게 일부 구성요소를 변경하여 사용할 경우에는 특허권의 균등 범위에 속하게 되어 침해에 해당할 가능성이 있으므로, 회피 설계안에 대해서는 특허 전문가를 통한 신중한 검증이 필요하다.02
02 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다(출처 : 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결).
그림 4를 참조하면, 특허권의 청구범위에 기재된 구성요소를 생략하고 실시하는 방안, 구성요소를 변경하여 사용하는 방안, 특허가 등록되는 과정에서 의식적으로 제외된 실시 예를 사용하는 방안, 소멸된 특허에 개시된 자유기술을 적용하는 방안 등을 통해 회피 설계를 진행할 수 있다.
마지막으로, 침해 가능성이 높고 회피 설계가 용이하지 않는 경우에는, 핵심특허의 개량특허에 대한 권리확보를 통해 크로스 라이선스 체결을 유도하는 전략을 활용할 수 있다. 개량특허를 확보하기 위해서도 IP R&D 프로세스를 통한 특허창출 활동이 이루어져야 한다.
