SPECIAL THEME 01 - 기업에서의 다양한 IP금융을 활용한 특허자산 활용방안
기업들은 바야흐로 특허전쟁의 시대에 살고 있다. 불가피하게 특허분쟁 및 소송을 한번쯤 경험한 기업들은 전장의 장수들이 다음 전쟁에서 승리하기 위하여 군비를 갖추듯 내부 발명을 장려하고 출원시스템을 견고하게 만드는 데 리소스를 투입하게 된다.
최근에는 특허전쟁도 트렌드가 있는 듯 하다. 애플과 삼성의 특허전쟁과 같이 기업들간의 직접적인 싸움의 형태는 줄어드는 추세이고 이제는 용병이나 대리인을 활용하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있다.
또한 이러한 상호 필요성에 덧붙여서 금융시스템이 활용되면서 특허자산을 투자의 대상으로 인식하기 시작했다.
특허자체에 대한 활용도에 있어서도 필요하면 장시간에 걸쳐서 출원. 등록과정을 거치지 않고, 필요한 시점에서 곧바로 외부에서 매입을 통하여 조달한다.
이렇게 조달한 특허도 기업의 각각의 목적에 맞게 활용한 이후에는 다시 외부에 매각하는 등 유연한 형태로의 활용방안이 점차 기업들 사이에 펴져가고 있다.
ㅣ특허창출·확보방안
IP R&D
일반적으로 대기업은 자체적으로 뛰어난 R&D조직과 특허조직을 잘 갖추고 있기 때문에 내부에서 개발된 기술을 우수한 형태의 특허권으로 효과적으로 보호하는 일련의 개발 및 출원 시스템을 가지고 있다고 볼 수 있다.
반면에 국내 중소·중견기업 및 대학과 정부출연연구소들은 설령 뛰어난 아이디어가 있다고 하더라도 이를 효과적으로 보호하기 위한 특허출원 시스템이 약한 편이라 할 수 있다.
특히 출원과정에서 해당 아이디어를 대기업 대비 상대적으로 충분히 보호하지 못하는 사례들이 간혹 발생하고 있다는 것이 국내외 IP업계 전문가들의 중론이다.
그 일례로 정부출연연구소나 중견기업의 특허출원시 변리사의 단가는 우수 IP를 보유하고 있는 삼성·엘지와 같은 대기업의 전담변리사의 단가보다 상대적으로 낮은 편이다.
특허사무소는 투입하는 변리사들의 단가에 따라 전문변리사 및 전문명세사를 투입하고 있는데, 만약 단가가 낮다면 그만큼 우수인력을 투입할 수 없게 되는 구조를 만들어낼 수밖에 없다.
이러한 현실하에서 국제경쟁력이 있는 아이디어가 있다고 하더라도 그마나 출원과정에서 우수한 특허전문가를 활용하지 못해 특허명세서의 질이 낮게 양산되는 결과를 초래하여 결국 향후에 특허를 활용하고자 할 때 애초의 의도했던 충분한 가치를 인정받지 못하는 경우가 다수 발생하고 있다.
필자도 대기업 특허팀에서 다수의 특허권을 매입한 경험이 있었는데, 국내 중소기업이나 대학. 정부출연연구소의 특허명세서의 낮은 질 때문에 특허매입을 포기했던 경험이 다수 있다.
특허출원 시스템 개선 및 특허명세서의 질 향상이 무엇보다 시급하다고 하겠다. 이렇듯 중소·중견기업들에게는 특허출원시 특허명세서의 질을 높여야 하는 것과 이를 뒷받침해주는 예산을 동시에 확보해야 하는 당면과제가 있다고 할 수 있는데, 이 두 마리토끼를 잡을 수 있는 보완적인 프로그램이 있어서 소개하고자 한다.
한국IP 시장의 생태계를 조성하여 국제경쟁력을 갖추도록 하는 당면과제를 풀어내기 위하여 특허전문기업이 3여 년 전부터 설립되었다.
IP큐브파트너스와 인텔렉추얼디스커버리가 그것이다. IP큐브파트너스에서는 우수기술 보유기업 또는 대학이나 정부출연연구소를 중심으로 우수발명을 적극적으로 매입하고 있고, 이 경우에 소유권은 발명자가 보유한 상태에서 전용실시권만을 IP큐브파트너스에 넘기고 향후 해당 발명이 특허 등록후 수익발생할 경우에 일정비율로 배분하는 방식의 지원프로그램을 가지고 있다.
인텔렉추얼디스커버리에서는 중소·중견기업이 원할 경우 특허출원 과정에서부터 전문가의 자문을 통하여 출원할 수 있도록 가이드해 줌과 동시에 전용실시권을 받아올 경우 해당 특허의 출원소요 비용을 대신 내주는 대신 특허권이 향후 활용되어 수익이 창출될 경우에는 일정비율로 나누어갖는 이른바 ‘IP R&D 프로그램’을 제공하고 있다.
특허매입/IP Lease
통상적으로 기업이 자사가 추진하는 모든 사업에 대한 핵심 특허를 보유하고 있기는 매우 어렵다.
따라서 사업을 추진하기 전에 분쟁을 예방하고 선행기술에 대한 특허권을 때로는 매입해야 하는 경우가 발생한다.
또한 특허공격에 효과적으로 방어하기 위하여 역공을 하기위한 우수특허를 매매시장에서 매입해야 하는 당면과제가 생기기도 한다.
그러나 특허매입은 그리 간단하지는 않다. 일단 어떤 특허를 얼마에 사야할지 그리고 그러한 특허를 어디서 어떻게 구해야 할지 막막하기 마련이다.
한편 표준특허을 매입하고자 할 경우에는 불과 수 건에 기백억원을 훌쩍 뛰어넘는 건들도 있다. 더군다나 매입할 특허에 대한 권리성을 포함한 특허가치를 평가하는 일도 만만치 않다.
특허를 다수 매입하여 보유하고 있는 기존의 특허전문기업들로부터 매입희망 대상특허를 대여할 수 있다고 기업입장에서는 저비용으로 실제적인 특허매입의 효과를 가져올 수 있을 것이다.
실례로서 국내에서 인텔렉추얼디스커버리가 해외 대기업으로부터 특허공격을 당한 국내 중견기업에 관련 특허권을 대여(Lease)해줌으로써 그 기업은 특허공격에 효과적으로 대응하여 결국 특허료를 지급하지 않고 방어하는 데 성공하였다고 한다.
특허Value-Up
특허는 발명단계에서 출원단계로 이어지는 과정이 중요하다.
그 결과물로 탄생하는 특허명세서는 향후 활용단계에서 필연적인 가치평가의 대상물이 되는데, 일단 출원명세서를 특허청에 접수하고 난 이후에는 보정을 하고 싶어도 권리범위를 확장하지 못하거나 추가비용이 발생하는 등 여러가지 내용 및 절차상의 제약이 따르게 된다.
하지만 일단 출원된 특허명세서라 하더라도 향후 기술발전의 방향성과 제품의 추이에 따라서 그 특허권리 범위를 효과적으로 변경(업그레이드 한다는 의미)해나가는 작업이 매우 중요하다.
특히 IT·통신분야와 같이 하루가 다르게 기술발전이 크게 이뤄지는 분야에서는 발명에서부터 등록시까지 약 2년에서 5년이 소요되는 현재의 특허심사 시스템에서는 출원 중에 기술발전 및 제품추이에 따라서 특허명세서도 더불어 업그레이드시키는 실무작업들이 필수적으로 병행되어야 한다.
이를 총체적으로 “IP Value Up” 작업이라고 표현할 수 있는데, 이는 해당 기술분야에 다년간 실무경험이 있는 전문가들의 손길을 꼭 필요로 하는 고도의 전문적인 작업이다.
이 또한 국내 특허전문기업을 통하여 종합컨설팅을 받거나 특허청의 중소·중견기업에 대한 다양한 지원프로그램을 이용하는 것을 권장한다.
ㅣIP 수익화 방안
IP매각
특허출원에 소요되는 예산을 기꺼이 투자하는 목적은 당연히 자사 사업을 보호하는 데 있다고 대다수의 기업경영인들은 동의하고 있다. 틀린 말은 아니지만 기왕 출원한 특허권을 회사의 중요자산인만큼 좀 더 적극적으로 활용할 필요도 있다는 점을 인식할 필요가 있다.
즉, 보유 특허를 활용하여 별도의 수익을 만들어낸다고 한다면 어떤 경영진이 마다 하겠는가.
그 방법 중의 하나는 직접 공격하는 경우보다는 위험성이나 비용소요에 대한 부담감이 적다고 할 수 있는 특허매각을 생각할 수 있다.
국제적으로 특허를 사고파는 특허거래는 얼마 전까지만 해도 활황기를 맛보았고 현재는 이를 넘어 일부 거품이 끼어 있다고도 할 정도이지만 현재까지도 매우 활발하게 이뤄지고 있다.
특허를 매각하고자 하는 기업과 이를 기꺼이 매입하고자 하는 기업들간에 상호 거래할 특허가 있고 협상가격만 합의된다면 얼마든지 거래가 이뤄질 수 있다.
2008년 국제금융위기 이후에는 대량의 특허를 매집하여 다수의 수요자들에게 다시 판매하는 ‘특허거래전문기업’들도 많이 생겨났다.
우수특허를 보유하고 있는 기업들은 자사의 현금흐름을 좋게 하기 위하여 적극적으로 특허매각을 고려할 수 있다.
특허공격 & Privateering(사나포선(私拿捕船))
특허권은 ‘독점적 배타권’이라는 속성 때문에 적극적인 권리주장을 하지 않을 경우에는 그 누구도 해당 특허권에 대한 사용을 스스로 인정하며 특허료를 지불할 사람을 없을 것이다.
따라서 적극적인 특허료 징구노력과 더불어 때로는 특허를 매각하여 수익을 내는 방향으로 전략을 잡아가는 것도 바람직하다.
이러한 여건을 감안하더라도 불가피하게 직접적인 특허공격이나, 누굴 활용하여 특허공격을 원할 경우도 발생하게 된다.
이 경우에는 특허소송에 소요되는 소송비용과 사내 전문인력 보유 문제 및 법원 판결의 불확실성 등을 모두 고려하다보면 투입대비 성과를 따지는 ROI(Return of Investment) 관점에서도 불가피한 선택을 했다고 할 수 있다.
이러한 고민 속에 빠져있는 기업입장을 고려하여 특허업계에서는 이러한 해결사 서비스를 해주는 특허전문기업들이 다수 생겨나고 있다.
실제의 한 예로 Nokia 특허를 매입 및 활용한 Vringo가 수익창출 이후 그 수익을 스폰서 회사인 Nokia와 배분하는 형태의 ‘사나포선(Privateering) 비즈니스 모델’을 추진하여 많은 이익을 내고 있다.
‘Patent Privateering’01이란 NPEs(Non-Practice Entities; 특허전문회사)02 형태와 같은 특허전문회사가 종국적으로 이를 활용하는 스폰서 회사(제조회사)의 이익을 대변하여 스폰서 회사의 경쟁회사들에 대해 특허권을 주장하는 것으로서, 결국 스폰서 회사가 직접적으로 특허권을 주장하는 것보다 더 많은 이익을 챙길 수 있는 형태의 새로운 비즈니스 모델을 말한다.
(01 ‘Patent Privateering’ is “the assertion of IPR by an entity(the privateer), typically in the form of a non-practice entity (NPE), against a target company for the direct benefit of the privateer and the consequential benefit of a sponsor company, where the consequential benefits are significantly greater than the direct benefits.”- Ewing, Tom, Indirect Exploitation of Intellectual Property Rights by corporatios and Investors, Chalmers University of Technology (2011), p. 2, ISSN 1654-9732.)
(02 특허권을 매입 및 활용하여 수익을 내는 회사, 해당 특허권 관련된 제조업은 하지 않음)
이 때 스폰서 회사는 Privateer가 추진하는 특허수익화사업에 대한 컨트롤은 갖지 않는 것이 일반적이다.
또한 Privateer에게 넘겨주는 특허와 자사가 경쟁사와 직접적으로 Cross-Licensing 목적 등 최소한의 방어목적을 위한 특허는 남겨놓거나 또는 Privateer가 경쟁사에게 특허주장을 하고 있을 때 또 다른 경쟁사로부터의 특허공격이 있을 경우에 일부 또는 전부의 특허권을 되돌려오거나 ‘Patent Lease’할 수도 있는 것이 고려될 수 있다.
최근에는 Ericsson 특허를 활용해주는 Unwired Planet 및 Micron 특허를 선급금을 일부 지불하고 향후 수익발생시 수익률에 따라 배분하는 형태의 비즈니스 모델로 추진하는 Round Rock Research 등이 사나포선 비즈니스 모델의 대표적 선구자라 할 수 있다.
ㅣIP자산 활용방안
IP담보대출 및 Sale & License Back
중소기업의 자금 확보는 주로 대출을 통해 이뤄지며, 기존 금융 중 회사채 발행의 경우 중소기업은 거의 이뤄지지 않고 있는 것 또한 현실이다.
한국 IP금융의 경우 벤처캐피털 투자규모가 전체 약 10.5조원의 6.5% 수준인 약 6,600억원 수준에 머물고 있고, 대출규모도 0.15% 수준에 머물고 있는 실정이다.
이렇게 열악한 환경을 극복하고 한국 IP금융의 수준을 한 층 끌어올리기 위하여 국내 최초의 지식재산 전문 자산운용사인 아이디어브릿지社가 2011년 10월 설립되었다.
이후 산업은행(KDB) 등으로부터 IP자산에 투자하는 금융상품인 Sale & License Back(SLB) 프로그램으로 다수의 중소기업에 투자를 집행하고 있다.
SLB프로그램은 특허 보유기업이 자산운용사에 특허를 매각하고 그 매각대금을 받는다.
기업은 자산운용사로부터 해당특허에 대한 실시권을 다시 받아 일정기간(통상 3년에서 7년)동안 매각대금에 대한 이자에 해당된다고 볼 수 있는 실시료를 자산운용사에 지불하고, 그 기간 이후에는 매각했던 특허를 다시 매입해주는 방식으로 운용된다.
한편 매각한 기업은 통상적인 자기실시권을 취득하여 본연의 사업을 추진하는 데는 지장을 갖지 않도록 하는 조건도 포함되는 것으로 협의 가능하다.
따라서 IP자산을 활용하여 사업자금을 유치한다는 새로운 개념에 대하여 인식할 필요가 있고, 이를 적극 활용하여 기업의 본연의 사업활동에 효과적으로 활용할 수 있는 기회로 삼았으면 한다.
IP기반기술사업화, IP수익화 펀드활용
국내 중소기업들이나 벤처기업들 입장에서의 IP를 활용한다는 측면에서는 대기업들의 첨예하게 대립되는 특허전쟁과 같은 현상에서는 다소 거리가 멀게 느껴지는 것이 사실이다.
IP를 활용하는 데 있어서, 기업별로 목적에 따라서 크게 달라질 수 있다는 얘기인데, 당장 IP분쟁이 있는 기업과 현재는 IP분쟁이 없지만 향후 해외시장에 수출을 개시할 경우 발생할 가능성이 있는 기업들도 있을 수 있다.
그리고 이러한 분쟁여부와 상관없이 사업화가 급선무인 기업도 있을 수 있다.
통상적인 분쟁대응이나 사전분쟁대응에 대하여는 기존 다양한 서적 및 교육 프로그램 등을 통하여 도움을 받을 수도 있고, 특허청 산하기관인 한국지식재산보호협회 등을 통한 ‘국제지재권 분쟁대응 지원사업’을 이용하는 방안도 도움이 될 것이다.
한편, 당장 분쟁이 발생되고 있지 않은 대다수의 기업들의 경우에는 해당사업에 대한 특허출원만을 진행하고 있는 것이 일반적이다.
이러한 기업은 사업화에 모든 역량을 집중하고 있을 터인데, 이때 소요되는 자금은 국내 시중은행이나 중소기업청의 도움을 받아 기업대출을 통하는 경우가 대부분이다.
때로는 기업대출이 과도할 경우 기업의 신용도 하락을 가져올 수 있으므로, 기업은 추가대출을 꺼리거나 더 이상의 담보제공이 어려워 자금조달의 어려움을 호소하는 경우가 발생한다.
이때 해당기업이 보유한 IP를 주요자산으로 평가하여 벤처캐피털 방식의 대출을 받을 수 있다. 이 경우 IP기반의 기술사업화 프로그램을 운영하는 특허전문기업의 도움을 받아보길 추천한다.