특별기획 - 표준특허 국제분쟁과 FRAND 의무의 이해
점입가경으로 치닫는 삼성과 Apple 소송에서 주요 쟁점 중의 하나가 삼성이 FRAND 의무를 준수했는가에 대한 논란이다.
더욱 주목할 만한 사실은 소송 중인 각 국가별로 FRAND 의무에 대한 취급과 입증 책임에 대해 서로 다른 기준을 적용하고 있다는 점이다.
앞으로 국제표준과 관련한 특허침해나 로열티 등과 관련된 기업 간 분쟁이 확대될 수 있음을 감안할 때, FRAND 의무에 대해좀 더 정확한 이해와 국가별로 차별적인 대처전략을 수립해야 한다.
FRAND는 표준특허 라이선싱의 기준
1970년대 중반부터 1980년대 이르러 국제 무역의 규모가 비약적으로 늘어나면서 제품이나 기술들이 국제적으로 상호 호환성을 유지하는 것이 소비자에게나 제조업체들에게 매우 중요하게 되었다.
특히 기업들이 이러한 필요성을 절감하면서 제품설계와 기술을 국제적으로 표준화1)하고 통일하려는 움직임이 본격화 되었다.
1) 일반적으로 표준화는 크게 공적 표준(de jure Standard)과 사실상 표준(de facto Standard)으로 나뉘는데 본고에서는 사실상 표준을 중심으로 논하고자 함.
당시 가정용 VTR 제조업체들 간에 이러한 움직임이 특히 활발했는데 초기에는 VHS방식과 베타방식으로 나뉘어 경쟁하다가 결국 몇 년 뒤 자연스럽게 VHS방식으로 통일되었다.
그러나 기술적으로는 통일되었지만 그 기술을 권리화한 특허에 대해서는 어떤 통일된 조건이나 Rule이 없었다. 정확히 말하면 Rule이 없었다기보다 Rule을 만들 수 없었다고 할 수 있다.
이는 각국의 공정 거래 관련부처2)에서 표준기술 제정을 인정하면서 표준기술을 제정한 업체들 간에 특허 라이선싱에 대한 통일된 조건과 방침(Policy)을 규정하는 것을 금지했기 때문이다.
표준기술 보유자들끼리만 모여 특허료를 책정하는 것은 일종의 담합(Conspiracy)행위에 속하며 다른 제조업체의 시장경쟁을 제한하는 반경쟁적 행위(Anti-Competitive Conduct)라고본 것이다.
표준특허에 대한 통일된 조건이 없다보니 수많은 특허권자가 각자 중구난방의 조건을 제시했고, 제조업체가 지불해야 할 특허료가 누적되면서 표준특허가 없는 업체들은 결국 경쟁력을 잃는 악순환이 계속 되었다.
표준특허권자의 시장지배력은 점점 커지고 자유로운 경쟁은 억제되는 부작용이 날로 심각해진 것이다.
그러던 중 1980년대 중 후반부터 차라리 표준특허권자들이 투명하고 명확한(Transparent and Clear) 절차를 통해 특허료 조건을 협의하고 합리적이고 비차별적인(RAND ; Reasonable And Non-Discriminatory) 특허료 조건을 정하도록 하는 것이 시장
경쟁을 촉진할 수 있다는 주장이 제기되었다.
이 주장이 설득력을 얻게 되면서 서로 Win-Win할 수 있는 방안을 모색하게 된다.
표준특허권이 없는 업체들의 특허료 부담도 줄어들고, 특허권자들 관점에서도 특허권자들이 각자 보유한 특허 보유건수나 가치에 따라 합리적으로 조건을 정할 수 있는 방안에 대해 검토하기 시작한 것이다.
미국의 FTC와 법무성(DOJ ; Department of Justice)을 필두로 각국의 공정거래 부처에서도 표준특허에 대해 당사자 간 합리적 조건으로 라이선싱을 하도록 유도 · 촉진하는 것이 결국 산업발전을 도모할 수 있다는 점에 주목하여 제도적 개선을 본격 추진하게 되었다.
표준특허권자들에게 RAND 의무를 준수할 것을 조건으로 표준특허료 조건을 정하게 해도 Anti-competitive하거나 Conspiracy에 해당되지 않는다고 판단한 것이다3).
드디어 1990년대 들어 표준특허의 라이선싱 조건에 대한 통일된 기준, 또는 가이드라인4)을 준수하는 것을 전제로 표준특허 라이선싱을 허용하였다.
이 때 기본 가이드라인의 핵심이 바로 FRAND5)인 것이다. 위에서 살펴본 과정과 취지에 입각, 표준특허로 라이선싱 할 때는 필히 FRAND 의무를 지키는 것이 전제되어야 한다는 것이다.
2) 미국의 FTC ; Fair Trade Commission 등
3) 한 가지 유의해야 할 사항은 표준 제정시에는 RAND 의무와 같은 기본 방침만 정하고 구체적인 특허료나 특허 Royalty 조건 결정은 별도 절차로 하여야 한다.
즉, 표준 제정시에 특허료 조건까지 정하는 것은 금지된다. 1단계에서는 기본적인 특허 라이선싱 방침만 정하고 별도의 모임과 절차를 통해 구체적인 특허료나 Royalty 조건을 정해야 한다.
표준 제정시 특허료까지 구체적으로 정하게 되면 표준 제정에 참여한 업체들의 이해관계에 의해서만 정해지고 표준화 활동에 참여하지 않은 업체의 참여기회가 박탈되는 문제가 있을 수 있기 때문이다.
첫 번째 Patent Pool의 경우는 표준특허권자들이 제3의 기관(MPEG LA, VIA 등)에 위임하여 하나의 단일 라이선싱 프로그램(MPEG-2 pool, ATSC pool 등)을 추진하는 것이다.
다른 형태로는 Patent Pool이 형성되어 있지 않거나 Patent Pool이 설립되었더라도 이 Patent Pool에는 들어가지 않고 개별적으로 특허료 조건을 정하는 경우가 있다.
4) 미국 FTC에서는 이후 1995년, 2005년 개정된 가이드라인을 발표하였음.
5) 당시에는 RAND(Reasonable And Non Discriminatory) 의무라 했으며 나중에 Fair요건이 추가되어 지금의 FRAND 의무가 되었음.
FRAND 핵심은 ‘공정 · 합리 · 비차별’
FRAND를 단어 하나하나 그대로 옮기면 공정(Fair)하고, 합리적(Reasonable)이어야 하며, 또 비차별적(Non-Discriminatory)이라 할 수 있다.
하지만 이렇게만 해석해서는 정확한 이해가 쉽지 않다. 추상적이고 막연하기 때문이다. 과연 FRAND라는 표현의 이면에 숨어있는 의미는 무엇인가?
공정성(Fairness)
공정함이란 라이선싱하는 과정과 절차가 공정해야 한다는 의미로, 곧 절차상의 공정을 의미한다.
사전에 잠재적 실시권자(Potential Licensee), 또는 표준특허 침해자에 Advance Offer를 하면서 라이선스 구체 조건을 설명하거나 또는 알려준 다음6) 이를 검토할 충분한 시간을 주어야 함을 뜻한다.
정해진 일정시간이 경과했음에도 불구하고 라이선싱 받을 것인지 여부에 대해 응답이 없는 경우에 비로소 표준특허 침해를이유로 판매금지(Injunction)등의 구제조치(Remedy)가 가능하다는 의미이다7).
표준특허권자 입장에서는 해당 표준특허에 대해 License Offer를 했음에도 불구하고 정해진 일정시간이 지나도 라이선스를받을 것인지 여부에 대해 응답이 없다면 이는 상대방이 라이선스를 거절한 것으로 간주하여 어쩔 수 없이 소송할 수 밖에 없었다는 증거를 준비해 두어야 한다는 것이다.
이점이 일반 특허나 응용특허(Application/Commercial Patent)의 권리행사와의 차이점이라 할 것이다.
응용 특허권자(Application Patent holder)는 침해자에 대해서는 처음부터 Injunctive Relief를 청구해도 법적으로 전혀 문제가 없지만 표준특허를보유하고 있는 권리자는 소송 등 구체조치 이전에 FRAND 의무준수 차원에서 Royalty Rate 등 라이선싱 조건 등을 구체적으로 제시한 이후에 상대방의 라이선스 의사를 확인하고 그 이후에 소송을 할 수 있으며 비로소 Injunction을 허여해주겠다는것이 취지이다.
요약하면 ‘Fair’ 해야 한다는 것은 ‘표준특허 소송 사전에 필히 Advance Offer를 해야 한다’ 라는 의미이다.
Fairness에 대한 국가별 해석차이
네덜란드
네덜란드 법원에서는 Apple이 명시적으로 라이선스를 받지 않겠다거나 계약을 거부한 사실이 없는 상황에서 삼성이 Injunction을 신청한 것은 FRAND 의무 중 Fairness요건을 위반한 것으로 판단, 삼성의 Injunction 신청을 기각했다.
만일 삼성이 충분한 시간을 두고 Advance Offer를 하면서 일정 기한이 지나도 Apple에서 회신하지 않으면 Apple이 라이선스를 받지 않겠다는 의사를 표시한 것으로 간주하겠다는 절차를 밟았다면 네덜란드 법원의 판결 결과는 달라졌을 것이다8).
독일
한편, 독일에서는 Orange Book Case 이후에 라이선스 의사에 대한 입증책임을 침해자로 전환시켰다.
즉, 침해자가 명시적으로 라이선스 받겠다고 한 사실을 입증하지 않는 한, 특허권자에게 구제조치(Remedy)를 인정한 바 있다.
Apple이 삼성에게 라이선스 받겠다고 한 적은 없는 것으로 보아 독일에서는 Orange Book Case에 따라 삼성이 FRAND에 위반되지 않았다고 판단하였다9).
참고로, 독일에서 삼성이 패소한 이유는 FRAND 위반이 아니라 Apple이 삼성특허를 침해하지 않았다는 이유 때문이었다.
미국
미국의 San Jose 연방지방법원에서는 네덜란드 법원의 입장과 같은 것으로 보여진다. 여기서 한 가지 유념할 사항은 미국의 ITC에서는 상기한 절차나 원칙이 적용되지 않는다는 점이다.
ITC라는 기관은 준사법기구(Quasi-Judicial Entity)이기는 하나 기본적으로 행정판사(ALJ ; Administative Law Judge)와 Commissioner의 결정에 의해 판단하는 행정기관(Administrative Agency)10)인 바, ITC 청구서가 수입금지 요건을 만족하면 표준특허 여부를 불문하고 법률에서 정한 USITC Jurisdiction 범위 내에서 행정 명령(통관금지)을 내린다는 입장이다11).
이와 같이 FRAND 의무에 대한 해석 및 입증 책임주체 등 구체적인 적용 기준이 상이하므로 소송 실무 전략의 수립시 각별히 유의할 필요가 있다12).
한국
한국의 최근 중앙지법 판결에 의하면, ‘표준특허권자는 FRAND 의무를 준수해야 하는 것을 전제로 하더라도 침해자가 실시권에 대한 허여 요구 없이 이를 무단으로 사용하는 실시권자에게 침해금지를 구하는 것이 표준특허제도의 목적이나 기능을 일탈한 것으로는 보기 어렵다’ 라고 판결한 바 있다.
결과적으로 독일 법원의 입장과 일맥상통한다고 본다13).
합리성(Reasonableness)
합리성이란 경쟁업체 또는 동일한 분야의 표준특허권자들이 제시한 특허료 대비 상대적으로 적정한가를 의미한다.
즉, 표준특허 보유건수와 평가 결과 등을 종합적으로 비교했을 때 타 업체대비 과도한 특허료를 요구하거나 평가 근거가 명확하지 않을 경우에는 Unreasonable한 것으로 판단될 수 있다.
Apple v. 삼성 Case에서 Apple이 주장하는 또 다른 FRAND 의무 관련 주장이 삼성의 요구조건이 다른 업체에 비해 과다하여 FRAND 요건 중 Reasonableness에 위반되었다는 것이다.
Apple 주장의 타당성을 별론으로 한다해도 FRAND에서 합리성에 대한 해석은 상대적 가치에 기초하고 있음을 이해할 필요가 있다.
비차별성(Non-discriminatory)
비차별적 라이선스 조건은 말 그대로 대상 업체에 대해 차별적인 조건을 제시하면 안 된다는 것이다. 모든 업체에 공평해야한다는 것이다.
앞서 살펴본 공정성과는 구분되는 개념이다. Apple Case에서는 다른 관점에서 비차별성 요건이 이슈화 되었는데 그 이유는 삼성이 협상과정에서 Apple에만 좋은 조건으로, 즉 차별화된 제안을 했다는 것이다.
Apple이 네덜란드 법원에 제출한 자료에 의하면, 삼성이 Apple과 협상 중에 다른 업체에 비해 Apple에 더 유리한 조건을 제시했으며 따라서 삼성은 FRAND 의무를 위반했다고 주장했다.
삼성은 이에 대한 대응책으로 Apple이 NDA에 위반했다는 주장을 한 바 있으나 효과가 상대적으로 크지는 않았던 것으로 보인다. 법원에서는 FRAND 위반 이슈를 더 심각하다고 보았기 때문이다.
소송에서의 승리를 위해 Apple은 협상과정에서 자신에게 유리한 조건을 제시한 삼성을 역으로 FRAND 조건에 위배(즉, Non
Discriminatory 요건에 위배)되었다고 물고 늘어지고 있는 것이다. 표준특허 협상 시에 유의해야 할 대목이다.
한편, 이 문제의 불똥이 또 다른 소송으로 번지는 계기가 되었다.
유럽 EU FTC에서 삼성의 Discriminatory 조건을 Apple에 제안했다는 것을 근거로 하여 정식으로 Antitrust 위반을 했다며 삼성을 상대로 소송을 제기한 것이다.
삼성이 3GPP 표준화 활동을 하면서 약속했던 FRAND 의무를 정면으로 위반했으며 Antitrust에도 위반한 협의가 있다는 것을 제소 이유로 밝히고 있다.
삼성입장에서는 전혀 예상치 못한 의외의 상황일 것이다. 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 할 점은 표준특허권을 행사하는 것
이 모두 Antitrust 있는 것으로 확대 해석하는 것을 경계하고자 한다.
표준특허로 소송했다는 사실만으로는 Antitrust의 이슈가 있는 것은 아니라는 것이다. FRAND 위반의 우려가 있는 경우에만특히, Discrimination이 있는 경우에 Antitrust 소지가 있는지 검토할 여지가 있는 것이다.
Antitrust와 관련문제
Apple v. 삼성의 분쟁사례와 관련하여 일부에서는 Apple Case에서 표준특허 무용론이 제기되고 있는데 이는 오해에서 비롯된 것이 아닌가 생각된다.
본건 Case에서 논란의 Point는 앞서 살펴 본 바와 같이 FRAND 위반 여부 그리고 표준특허에 속하는지 여부14)에 대한 논란 즉, 비침해, 침해 문제이지 표준특허 자체가 활용 가치가 없다는 것은 아니라는 점이다.
표준특허가 계쟁되는 소송에서 항상 Antitrust Issue가 제기되는 것이 아니라는 것은 쉽게 알 수 있다.
6) 일부 업체의 경우, 라이선싱 조건에 대해 회사 홈페이지 등에 공지하거나 웹사이트에 게시하는 등 Advance License offer하고 있음.
7) 즉, 전쟁을 할 때에도 사전에 선전 포고를 한 이후에 전쟁을 시작해야 Fair한 것이며 그렇지 않은 경우 페어플레이가 아니라 불법 침략이라고 보는 취지와 일맥 상통하는 개념임.
8) 네덜란드 법원에서 주요 쟁점 중 하나로 표준특허의 FRAND에 관한 내용 참조(http://www.macworld.com/article/162492/2011/09/samsung_and_apple_clash_in_dutch_court.html) / 삼성 및 애플의 분쟁에 관한 좀 더 상세한 설명은 다음 사이트 참조(http://fosspatents.blogspot.com/2011/08/apple-reinforces-its-frand.html)
9) 네덜란드에서는 법원의 입장이 판이하게 달라 Apple이 삼성특허를 침해했다는 FRAND 의무 위반으로 Injunction을 불허한 것임.
10) 미국 상무성(Department of Commerce) 소속의 USTR(US Trade Representative)산하의 국제무역위원회(ITC ; International Trade Commission)
11) 참고로 필자가 일본의 모 업체를 대상으로 미국과 유럽, 미국의 ITC 등에 소송했을 때 상대방 업체가 FRAND 위반을 이유로 counter claim을 제기했으나, 이미 사전에 표준특허 라이선스 조건에 대해 publically announce했고 또한 그 해당업체와 미팅시 언제까지 라이선스받을 것인지 통보해달라는 Letter를 발송한 사실을 입증함으로써 FRAND 위반에 대한 반박을 했음.
이후 법원에서는 더 이상 FRAND 조건 위반문제를 다루지 않았음.
실제 표준특허로 소송한 경우임에도 FRAND 의무준수 여부를 불문하고 침해가 되면 수입금지를 결정한다. ITC 수입금지요건에는 침해 여부 이외에도 미국 내 투자 규모 및 무효여부 등이 있음.
12) 이와 관련된 대표적인 사건을 참조요망.
퀄컴에 대한 반독점 심리 절차(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/389 ), 램버스의 ‘매복 특허’(patent ambush)
(http://www.ipeg.eu/?p=847), IPcom vs Nokia의 특허소송(http://www.zdnet.co.uk/news/intellectual-property/2011/06/16/nokia-loses-3g-atent-battle-in-high-court-40093129/)
13) 원고가 표준선언 특허에 대하여 FRAND 선언을 한 이상 표준특허를 실시하려는 자에게 FRAND 조건에 따른 실시권을 허여하고 성실하게 협상할 의무가 있으나, 표준화기구인 ESTI는 그 표준특허에 대한 실시권 허여(라이선스) 계약의 조건은 당사자 사이의 협상을 통해 정하도록 하고 있고, 표준특허라고 하더라도 실시권에 대한 허여 요구 없이 이를 무단으로 사용하는 실시권자에게 침해금지를 구하는 것이 표준특허제도의 목적이나 기능을 일탈한 것으로는 보기 어렵다.
- 2011가합39552 판결 선고문 참조
14) 여기서 한 가지 참고 삼아 설명하면 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 표준특허의 경우는 다른 표준특허와 달리 외부의 제3자에 의한 표준특허 평가 절차나 판단과정이 없다는 점이다.
즉, 표준특허에 속하는지 여부에 대해 외부 전문가의 평가가 없는 상태에서 특허권자 각자 임의적으로 표준특허인지 여부를자체적으로 판단하고 있다는 점이다.
이것이 삼성 v. Apple case에서 유독 표준특허가 아니라는 등 표준특허의 침해 여부에 대한 논란이 많은 이유이다.